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【판시사항】
직무발명 보상규정과 소멸시효 기산일 도래에 따른 소멸시효 완성여부, 기술이전 계약의 해석과 직무발명의 실시에 따른 보상금이 차지하는 비중, 특허발명의 실시와 해당 특허발명을 실시하여 생산한 균주의 사용 허락을 구분할 수 있는지, 특허발명의 실시료와 균주의 사용허락 대가가 구분되는지, 제3자 실시계약에 따라 특허존속기간 만료일까지 받을 것으로 예상되는 실시료 상당 이익의 계산 방법, 발명자 공헌도 산정, 공동발명자성의 인정 기준과 인정 여부 등을 다룸.
【판결요지】 청구취지 확장에 따른 변경 판결 원고 청구 일부 인용(보상금으로 15억 여원 지급)
1. 기술이전 계약의 해석
- 피고는 에이스바이옴에게 이 사건 균주와 관련한 특허권의 독점적 실시와 상표권의 독점적 사용을 허락하였고, 이 사건 균주 자체를 사용하도록 허락하였으며, 이 사건 균주에 관한 노하우 및 실험자료 등을 이전해 주었고 그 대가로 ‘계약제품’의 매출액 5%에 해당하는 돈을 ‘기술료’로 지급받은 것으로 보인다. 따라서 ‘기술료’에는 이 사건 특허발명의 실시료 외에 별지 목록 기재 나머지 특허권의 실시료, 상표권의 사용료, 이 사건 균주의 사용료, 노하우 및 실험자료 이전 대가 등이 모두 포함된 것으로 봄이 타당하다.
- 다만, 전체 기술료 중 각 항목이 차지하는 비중에 대해서는 별도로 명시적인 약정을 체결하지는 않았으나, 에이스바이옴은 피고로부터 이 사건 균주의 사용을 허락받고 이 사건 균주에 관한 특허를 실시하여 계약제품을 생산, 판매하기 위해 위 계약을 체결한 것이고, 피고는 직접 계약제품을 생산하는 대신 에이스바이옴으로 하여금 자신이 가진 특허권, 상표권 및 이 사건 균주를 사용하도록 허락하고 에이스바이옴으로부터 계약제품의 매출액 중 일정한 비율에 해당하는 기술료를 지급받을 목적으로 계약을 체결한 것으로 보인다. 비록 전체 기술료 중 각 항목이 차지하는 비중에 대한 당사자 사이의 명시적 약정은 없으나 계약해석에 관한 법리에 비추어 이 사건 기술이전 계약의 목적과 당사자들의 의사, 특허권, 상표권, 이 사건 균주 및 기술 노하우 등의 실제 활용 내역 및 범위를 종합적으로 고려하여 전체 기술료 중 각 항목이 차지하는 비중을 산정한다.
이 사건 직무발명의 실시료 40% + 이 사건 균주의 사용대가 40% + 상표권 사용료 10% + 노하우 사용 및 실험자료 제공 10%
2. 직무발명의 실시와 균주의 사용을 구분할 수 있는지
원고는, 이 사건 직무발명이 이 사건 균주 자체로 계약제품의 생산/판매에 100% 기여한 것이므로 균주의 사용대가를 따로 산정할 필요 없이 피고가 받는 기술료 전부를 사용자의 이익으로 보아야 한다고 주장한다.
그러나 특허실시허락은 특허권의 이용을 허락하는 것인 반면, 특허발명의 실시에 따라 만들어진 구체적인 물건을 사용하는 것은 그 물건에 대한 사용수익을 허락하는 것이어서 권리의 객체와 이용의 내용을 달리하므로 이를 구분해야 한다. 특허를 실시하여 만들어진 물건의 사용에 대한 대가는 특허발명의 존속기간이 만료된 이후에도 물건 자체의 사용에 대한 반대급부로 지급될 수 있는 성질의 것으로 특별한 약정이 없는 한 특허권의 효력 여부에도 불구하고 계약 내용에 따라 지급되어야 할 것으로 특허권의 실시허락에 대한 대가와 구분되는 독립적인 사용 대가로 보아야 한다.
3. 사용자가 얻을 이익 산정 – 상당 인과관계 여부
피고는, 에이스바이옴의 매출액이 증가하게 된 것은 에이스바이옴의 적극적인 광고 활동에 기인한 것이어서 이 사건 직무발명과는 상당인과관계가 없으므로 매출액의 5%에 해당하는 기술료는 사용자가 얻을 이익으로 볼 수 없다고 주장한다.
특허권자인 피고는 에이스바이옴 외에는 제3자가 이 사건 특허발명을 사용하도록 허락한 적이 없고, 이 사건 기술이전 계약 후 에이스바이옴에게 전용실시권까지 설정해 주었으며, 피고 스스로도 이 사건 특허발명을 실시하지 않은 사실 등에 비추어 보면 피고가 에이스바이옴으로부터 지급받았고 앞으로 받을 기술료 중 이 사건 특허발명의 실시료에 해당하는 40% 부분은 위 특허권의 독점적, 배타적 성질에 기인한 것으로 이 사건 직무발명과 상당인과관계가 있는 것으로 봄이 타당하다.
설령 피고의 주장과 같이 계약제품의 매출액 향상에 에이스바이옴의 적극적인 광고 및 판촉 활동이 큰 영향을 미쳤다고 하더라도 이 사건 기술이전 계약에서 매출액의 5%로 기술료를 결정하였으므로 계약의 내용을 변경하지 않는 한 그러한 사정을 원고와 피고 사이의 직무발명 보상액 산정에서만 반영할 것은 아니다.
피고의 주장이 에이스바이옴의 광고 활동에 따른 기여분을 반영해야 한다는 취지라면 에이스바이옴의 광고 활동 등에 피고가 적극적으로 동참하거나 관여하여 형식적으로는 에이스바이옴의 광고이나 실질적으로 피고의 광고활동 내지 에이스바이옴과 피고의 공동 행위로 볼 수 있어야 하고, 그러한 경우라도 발명자의 공헌도에서 반영해야할 뿐이다.
4. 사용자가 얻을 이익 산정 - 존속기간 만료시까지 발생할 예상 가능한 이익 산정
원고는, 이 사건 특허발명의 존속기간까지 피고가 에이스바이옴으로부터 지급받을 것으로 예상되는 기술료를 2023년도부터 2026년도 1분기까지의 기술료 증가율을 산정한 후 2026년도 1분기에 지급받은 기술료에 반영하는 방식으로 산정해야 한다고 주장한다. 반면 피고는, 2026년분의 경우 1분기 지급받은 금액을 기준으로 산정하고 2027년도분의 경우 2026년도분 예상 기술료가 2025년도분에 비해 감소한 비율을 감안하여 2026년도 예상 기술료를 기준으로 하여 감소한 비율을 반영하여 산정해야 한다고 주장한다.
원고와 피고가 주장하는 계산 방법 모두 타당성이 전혀 없는 것은 아니지만 원고의 주장과 같이 에이스바이옴의 매출액이 매년 증가한다고 보기 어렵고, 반대로 피고의 주장과 같이 2026년도 예상 매출액이 2025년도에 비해 감소한 것으로 산정되었다는 이유만으로 2027년도 예상 매출액도 같은 비율로 감소할 것으로 단정할 수도 없다. 다만, 피고가 에이스바이옴으로부터 가장 최근에 지급받은 기술료는 2026년도 1분기 3,723,146,000원인데, 남은 기간인 2026년도 2분기부터 2027. 5. 14.까지는 2026년도 1분기와 상당히 근접하다.
원고는 매년 1분기 기술료가 가장 적고 분기가 지날수록 기술료가 증가하므로 2026년도 1분기 기술료를 기준으로 추정할 수는 없다는 취지로 주장하나, 원고의 주장을 반대로 생각해 보면 2026년도 1분기 기술료는 피고가 받을 수 있을 것으로 보이는 기술료의 하한으로 보아도 무방하다. 즉 원고의 주장에 의하더라도 피고는 적어도 1분기 기술료 비율 이상으로는 받을 가능성이 크다고 볼 수 있다. 이러한 사정을 감안해 보면 2026년도 1분기 기술료를 기준으로 나머지 기간 동안 받을 수 있을 기술료를 산정하는 것은 합리적이고 예상 가능한 방법이다.
5. 발명자 공헌도 : 원고 10%, 피고 90%
이 사건 직무발명 완성 과정에는 피고가 보유하고 있는 자본과 설비가 제공되었을 뿐만 아니라 피고가 기존에 EPS 생성능을 가지는 항비만 유산균을 연구․개발하는 과정에서 축적된 기술도 영향을 미쳤다고 봄이 타당하다.
이 사건 직무발명은 체지방 감소에 도움을 줄 수 있는 건강기능식품으로 출시되었는데, 건강기능식품에 기능성을 표시하기 위해서는 식품의약품안전처에서 그 원료의 기능성을 인정받아야만 한다. 그리고 대부분의 유산균 제제는 살아있는 생균을 포함하고 있어, 안정성이 낮고 대량생산에 어려움이 있다. 피고는 이 사건 직무발명을 상업화하기 위하여 아래와 같이 이 사건 직무발명 완성 이후에도 상업화 실패의 위험을 감수하면서 대량생산이 가능하도록 상당한 투자와 노력을 기울였던 것으로 보인다.
원고는 미생물학 석․박사 학위를 취득하고, 박사 과정 중 프로바이오틱스에 관한 논문을 발표하는 등 유산균 연구에 관한 전문지식을 가지고 있었고, 피고 입사 후 기존 항비만/당뇨 개발과제를 검토하고 개발 방향을 수정할 것을 제안하였으며, 유산균 개발팀의 신설을 요청하고 해당 팀의 팀장이자 연구책임자로 개발 과제를 수행하여, 이 사건 직무발명을 완성하였다.
그러나 원고가 피고 입사 전에 수행한 연구나 박사학위 주제 등은 항비만 활성과는 직접 관련은 없는 것으로 보이고, 원고가 입사 후 새로 수립하였다고 주장하는 균주 스크리닝 방법은 원고가 독자적으로 개발하여 수립한 것이 아니라 이미 해당 기술 분야에서 널리 활용되고 있던 방법에 불과하다. 또한 모유 안에 락토바실러스 가세리균이 포함되어 있다는 점도 잘 알려져 있었다.
피고는 원고의 입사 이전에 이미 모유를 먹는 영유아의 분변에서 이 사건 균주보다 우수한 효능을 가지는 균주를 분리한 것으로 보이나, 분변 보다는 모유에서 추출하는 것이 마케팅에 보다 유리하다는 경영적 판단에 따라 이 사건 특허발명을 활용하여 상업화하기로 결정한 것으로 보인다.
무엇보다 앞서 살펴본바와 같이 이 사건 특허발명이 상업적으로 성공하게 된 데에는 피고가 오랜 기간 연구조직을 구성하여 구체적인 연구 활동을 지속해 왔고 그 결과 특허들을 다수 출원 및 등록하는 등 피고의 연구개발 조직과 선행연구 및 이를 위한 피고의 투자에서 주된 원인을 찾을 수 있다. 그리고 피고가 이 사건 직무발명의 승계 후 이 사건 균주의 대량생산에 관한 연구를 지속해 온 것과 상업화를 위한 적절한 생산 업체를 선정하고, 이에 따른 후속 조치로서 에이스바이옴과 이 사건 기술 이전 계약을 체결하여 에이스바이옴으로 하여금 막대한 자본을 투여하게 하고 적극적인 마케팅을 시도하게 함으로써 사용자가 얻을 이익을 증대시킨 것으로 봄이 타당하다.
6. 공동발명자 기여도 : 원고 50%, 피고 대표이사의 공동발명자성 인정
【판결의 의의】
직무발명이 포함된 실시 내지 사용 계약의 해석과 그 중 직무발명의 실시료가 차지하는 부분을 묵시적 계약 해석을 통해 산정하였고, 사용자가 얻을 이익의 산정 관련하여 합리적으로 예견 가능한 방식을 제시하였으며, 원고가 발명을 완성하였지만 그 이전 피고의 지원 내역과 발명 완성 후의 상업화를 위한 피고의 노력과 역할 등을 감안하여 피고의 공헌도를 90% 인정한 사례
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