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【판시사항】
1. 원고와 피고는 모두 ‘곰표’ 문자를 포함하는 상표의 권리자로서 각자의 영역에서 각 상표를 사용하여 왔는데, 원고와 피고 사이의 협력관계가 종료된 후 원고의 통상사용권자들이 원고의 등록상표와 유사한 등록상표를 그와 유사한 상품에 사용하여 피고의 대상상표들이 사용된 상품들과 출처의 혼동을 불러일으켰다고 보아, 이 사건 등록상표에 상표법 제119조 제1항 제2호 본문에서 정하는 취소사유가 인정된다고 판단한 사안
2. 피고가 원고의 상표권이 미치는 상품 영역에 진출하기 위하여 원고로부터 상표사용허락을 받아 그 영업을 영위하였다고 보더라도, 그 신용이 원고에게 귀속된다고 보기 어렵고, 상표법 제119조 제1항 제2호 본문이 ‘부정경쟁의 목적’을 해석상의 추가요건으로 한다고 보기 어렵다고 판단한 사안
3. 사용권자들의 일탈행위가 아니라고 평가할 수 있는 상표사용행위에 있어서, 상표법 제119조 제1항 제2호 단서 해당 여부는 실사용상표들의 사용태양에 내재한 부정사용의 위험을 상표권자가 인식․예견하고, 이를 회피하기 위하여 실질적이고 합리적인 조치를 취하였는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다는 기준을 제시하면서, 원고가 그러한 조치를 취하였다고 보기 어렵다고 본 사안
4. 상표법 제119조 제1항 본문의 취지 및 이 사건 사실관계에 비추어 위 규정에 따른 취소심판 청구가 권리남용에 해당한다고 볼 수 없다고 본 사안
【판결 요지】 청구기각
○ 대상상표들이 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는지 여부(적극)
(1) 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하면, 이 사건 등록상표의 통상사용권자들이 실사용상표들을 사용할 당시 대상상표들은 적어도 국내 수요자나 거래자에게 특정인(피고)의 상표라고 인식될 수 있는 정도에는 이르렀다고 봄이 타당하다.
① 피고는 1952년에 설립된 회사로서 그 무렵부터 현재까지 밀가루를 판매하여 오고 있다.
② 피고의 ‘곰표’ 상표( )는 1955년에 등록되어 2021. 4.경 지식재산처(구 특허청)로부터 대표적인 장수 상표 중 하나로 인정되었고, 2018년도 피고의 밀가루 매출액은 3,000억 원이었다. 이처럼 피고는 이미 밀가루와 같은 음식의 재료가 되는 가루 분야에서 오랜 기간 ‘곰표’ 상표를 사용하였고, 피고의 밀가루 판매로 인한 매출액이 상당하였으므로, ‘곰표’는 밀가루와 같은 음식의 재료가 되는 가루 분야에서 피고의 영업이나 상품표지로서 국내에 널리 인식되었을 것으로 보인다.
③ 피고는 2018. 3.경 온라인 쇼핑몰 ‘4XR’과의 컬래버레이션을 시작으로 화장품(스와니코코), 팝콘(CU), 치약(애경산업), 나쵸(CU), 맥주, 아이스크림 등 ‘곰표’ 브랜드를 활용한 협업 상품들을 다수 출시하였다. 그중 ‘곰표 오리지널 팝콘’은 2019.경 매달 6만 개 이상의 상품이 판매되었고, 2020. 5.경 출시된 ‘곰표 밀맥주’(대상상표 3이 사용된 제품이다)는 출시 1주일 사이에 30만 건의 판매량을 기록하기도 하였다. 그리고 위 상품들은 대부분 최상단부에 얇은 노란색 띠, 그 아래 비교적 굵은 초록색 띠가 형성되어 있고, 초록색 띠 중간에 ‘곰표’가 기재된 공통적인 콘셉트를 공유하고 있다. 앞서 ②항에서 본 ‘곰표’ 상표의 주지성에 더하여, 피고가 2018년경부터 대상상표들이 사용된 상품들을 포함한 광범위한 상품군에 공통적인 콘셉트를 적용하였고, 그중 팝콘이나 밀맥주와 같은 상품은 단기간 내에 높은 판매량을 기록하였던 점을 종합하면, 대상상표 1, 2 뿐만 아니라, 앞서 본 콘셉트를 공유하는 대상상표들 역시 단기간 내에 국내 수요자들에게 피고의 상품표지로서 인식되었을 것으로 보인다.
④ 2018년경 2030 세대 사이에서 피고의 ‘곰표’ 브랜드에 관한 인지도는 25%였으나, 피고가 다수의 기업들과 컬래버레이션을 진행한 이후에는 52%의 인지도를 기록하였고, 피고의 매출 역시 2020년 9702억 원, 2021년에는 1조 1113억 원, 2022년에는 1조 3681억 원을 기록하였는데, 이와 같은 사실 역시 대상상표들이 국내 수요자들에게 피고의 상품표지로서 인식되었음을 뒷받침한다.
(2) 이에 대하여 원고는, “밀가루 가공식품 분야에서 ‘곰표’ 상표의 권리자는 원고이고 피고는 원고로부터 상표 사용허락을 받아 밀가루 가공식품 분야에 ‘곰표’ 상표를 사용한 것에 불과하므로, 대상상표들은 원고와의 관계에서 ‘타인의 상표’에 해당하지 않는다.”고 주장한다.
살피건대 원고와 피고가 2021. 2. 28. 원고의 등록상표 3건에 관한 사용허락계약을 체결한 사실은 앞서 기초사실에서 본 바와 같고, 위 계약에 따라 피고가 사용을 허락받은 상품의 판매로 인한 인지도는 위와 같은 사용허락을 기반으로 형성되었다고 볼 여지는 있다. 그러나 ① 대상상표의 사용이 기존 상표권자의 등록상표의 권리범위에 속하여 위법할 수 있는 경우에도 혼동의 대상이 되는 상표에 해당하는 점(대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 전원합의체 판결 등 참조), ② 피고는 원고로부터 상표 사용허락을 받기 전부터 대상상표들을 피고의 영업이나 상품의 출처표시를 위하여 사용해왔고, 그 사업영역을 밀가루 등의 가공식품 영역으로 확장하기 위하여 원고로부터 이 사건 등록상표에 관한 사용허락을 받은 것으로 보이므로, 피고의 대상상표들 사용으로 인한 신용이나 명성 축적과 같은 효과가 상표권자인 원고에게 그대로 귀속된다고 단정하기 어려운 점을 종합하면, 대상상표들은 원고와의 관계에서 ‘타인의 혼동의 대상이 되는 상표’에 해당할 수 있다고 봄이 타당하다.
(3) 원고는, ‘대상상표들의 인지도를 판단함에 있어 원고로부터 상표 사용허락을 받아 판매한 내역이나 이 사건 등록상표의 지정상품과는 관련성이 없는 맥주 등 타 상품군에 관한 자료를 고려하여서는 아니 된다.’는 취지로도 주장한다. 그러나 앞서 보았듯, ① 대상상표들의 사용으로 인한 신용이나 명성 축적과 같은 효과가 원고에게 그대로 귀속된다고 볼 수 없는 점, ② 상표부정사용에 의한 취소규정에 있어 혼동이 되는 상표는 국내 수요자나 거래자에게 인식되었음을 요할 뿐이고, 취소 여부가 문제가 되는 등록상표의 지정상품과의 관련성이 없는 분야에서 인지도가 있는지 여부와 같은 사정은 상품 출처의 혼동 여부 판단에 고려할 사항일 뿐인 점을 종합하면, 대상상표들의 인지도를 판단함에 원고로부터 상표 사용허락을 받아 판매한 내역이나 이 사건 등록상표의 지정상품과 무관한 상품군에 관한 자료를 고려할 수 있다고 봄이 타당하다.
○ 수요자가 실사용상표들과 대상상표들 및 이들이 사용된 상품의 출처를 혼동할 우려가 있는지 여부(적극)
(1) 실사용상표들이 이 사건 등록상표로부터 변형된 정도
실사용상표 1, 2는 이 사건 등록상표로부터 곰 도형과 ‘국수’를 제거하고 글씨체 및 그 색상을 다르게 함으로써, 실사용상표 3 내지 7은 곰 도형의 구체적인 형상 및 동심원의 존재, 음식 사진의 유무에서 차이를 둠으로써 그 외관에 변경을 가하였다.
(2) 실사용상표들과 대상상표들의 유사성
실사용상표 3 내지 7과 대상상표 3, 4는 ‘곰표’ 문자를 포함하고 있는 부분이 원 도형이거나 사각형 띠인 점, 곰 도형이 먹거나 마시는 대상이 음식(브리또, 또띠아, 크림치즈스틱 등) 또는 주류(맥주)인 점에서 차이가 있기는 하다. 그러나 곰 도형의 구체적인 형상(한 팔로 원재료 또는 상품을 껴안고 다른 팔로 상품을 먹으며, 미소를 짓고 있는 곰) 및 3색(흰색, 초록색, 노란색)의 구성, ‘곰표’의 글씨체가 유사한 점을 고려하면 양 표장은 전체적인 구성 및 창작 모티브가 극히 유사하고, 호칭ㆍ관념 역시 ‘곰표’ 내지 ‘곰 형상의 상표’로서 동일하므로 전체적으로 유사한 표장이라고 봄이 타당하다.
(3) 실사용상표들과 대상상표들이 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성
① 밀가루, 케익믹스 등은 밀가루를 이용한 가공식품의 원재료가 되어 그와 경제적․산업적으로 관련되어 있는 점, ② 실사용상표들이 사용된 피자, 토스트, 브리또, 또띠아, 왕만두와 대상상표들이 사용된 팝콘스낵, 나쵸, 크림치즈스틱은 모두 밀가루 등을 가공한 음식들로서 식사대용으로 사용되는 점, ③ 밀맥주의 경우 실사용상표들이 사용된 상품들과 짝을 이루어 함께 소비될 것으로 보이고, 그 소비자층이 특정 연령대나 성별로 한정되지 않는 점을 종합하면, 실사용상표들이 사용된 상품과 대상상표들이 사용된 상품은 동일․유사하거나 적어도 서로 밀접한 관련성이 있다고 봄이 타당하다.
(4) 일반수요자들에게 알려진 정도 및 기타 제반 사정
원고와 피고의 협력 관계는 2022. 9.경 종료되었고, 원고는 3자 협력 관계를 통하여 대상상표들이 가지는 특징을 파악할 수 있었을 것으로 보임에도, 원고의 통상사용권자들은 위 디자인 가이드의 기반이 되는 녹색과 노란색의 색채 조합 및 글자체, 곰의 형상 및 포즈, 제품과의 배치 등 전체적인 구성 및 창작 모티브를 공유하는 실사용상표들을 그 상품에 표시해왔다. 그리고 이는 이 사건 등록상표 또는 원고가 판매하여 오던 국수 등 제품에 오랜 기간 사용해오던 상표들보다는 대상상표들의 외관과 유사하다.
○ 상표법 제119조 제1항 제2호 본문이 ‘부정경쟁의 목적’을 요건으로 하는지 여부(소극)
상표법 제119조 제1항 제2호는 그 문언상 사용권자들의 ‘부정경쟁의 목적’을 요건으로 하지 않고, 상표법 제119조 제1항 제1호가 상표권자의 ‘고의’를 요건으로 하는 것과 달리, ‘고의’를 요건으로 하지도 않는다. 또한 앞서 본 상표법 제119조 제1항 제2호의 취지를 고려하면 상표법 제119조 제1항 제2호는 사용권자에게 부정경쟁의 목적이 있었는지는 불문하고 위 조항에서 정한 부정사용행위 자체를 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고 거래자와 소비자의 이익을 보호하며 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 그 취지가 있다고 보이므로, 상표법 제119조 제1항 제2호가 ‘부정경쟁의 목적’을 요건으로 한다고 보기 어렵다.
○ 상표법 제119조 제1항 제2호 단서 해당 여부(소극)
통상사용권자들의 실사용상표들 사용은 상표권자인 원고의 관리․감독을 벗어난 것이라기보다는 원고의 통제 내지 승인 하의 행위로 평가할 수 있으므로, 이 사건에서 원고가 상표법 제119조 제1항 제2호 단서가 요구하는 상당한 주의를 하였는지는 실사용상표들의 사용태양에 내재한 부정사용의 위험을 원고가 인식․예견하고, 이를 회피하기 위하여 실질적이고 합리적인 조치를 취하였는지 여부를 기준으로 판단할 수 있다.
살피건대 원고는 3자 협력 관계를 통하여 대상상표들의 존재와 그 인지도, 대상상표들의 전체적인 구성 및 창작 모티브를 잘 알고 있었을 것으로 보인다. 원고가 사용권자들로 하여금 대상상표 3, 4나 피고의 디자인시안에서 나타나는 ‘최상단 노란색, 그 하단의 녹색 직선 띠 및 녹색 직선 띠를 배경으로 하는 흰색 곰표 문자’와 같은 요소를 실사용상표 3 내지 7과 같이 변경하도록 지시하였지만, 그와 같이 변경된 실사용상표 3 내지 7은 여전히 대상상표들의 주된 창작 모티브를 유지하고 있다. 이로써 실사용상표들이 이 사건 등록상표나 원고나 영동식품이 기존에 사용하여 오던 상표들보다는 대상상표들과 유사해졌음은 앞서 본 바와 같다. 앞서 본 사실에 의하면, 원고는 통상사용권자들로 하여금 주로 ’직선 띠‘를 사용하지 말라는 취지로 요구하였는데, 이는 수요자들의 혼동 가능성을 우려하였기 때문이라기보다는 피고가 이를 문제 삼을 것을 우려하였기 때문으로 보인다. 원고가 수요자들의 혼동 가능성을 염려하여 통상사용권자들에게 실사용상표들과 같은 방식으로 이 사건 등록상표를 사용하도록 지시하였다고 보더라도, 원고가 그러한 변경에도 불구하고 실사용상표들의 사용이 대상상표들과의 혼동을 일으킬 수 있는지 여부를 검토하기 위하여 구체적으로 어떠한 노력을 하였는지 알 수 있을 만한 자료가 없다. 을 제8호증의 기재에 의하면, 피고는 원고의 통상사용권자들에게 실사용상표 3 내지 7과 같은 사용이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목의 상품주체 혼동행위 및 (파)목의 성과도용행위에 해당한다는 내용증명을 발송하였으므로, 원고도 그 무렵에는 실사용상표들이 사용된 상품과 대상상표들이 사용된 상품 사이의 혼동 가능성을 현실적으로 인식할 수 있었을 것으로 보이는데, 원고가 이를 알게 된 즉시 통상사용권자들로 하여금 실사용상표들의 사용을 중단하게 하는 등의 조치를 취하였다고 볼만한 자료도 없다.
○ 피고의 이 사건 심판청구가 권리남용에 해당하는지 여부(소극)
상표법 제119조 제1항 제2호는 상표권자가 사용권자에 대한 감독의무를 다하지 않은 경우 사용권자에 의한 등록상표의 부정사용행위에 대해서도 그 등록상표를 취소할 수 있도록 함으로써 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 그 취지가 있는 공익적 규정이다. 또한 ① 실사용상표들이 이 사건등록상표나 원고나 영동식품이 기존에 사용해오던 상표들보다는 대상상표들이나 피고가 제시한 디자인 시안과 유사함에도 통상사용권자들이 실사용상표들을 사용하도록 승인한 점, ② 갑 제9호증의 기재에 의하면 피고가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는 다수의 상표를 출원하였다고 보이기는 하나, 상표를 출원하는 행위 자체가 원고에 대한 배신적 행위에 해당한다고 보기는 어려운 점, ③ 피고가 원고의 이 사건 등록상표에 관한 권리를 침해하는 행위를 하였다면, 원고는 별도의 절차를 통하여 이 사건 등록상표에 관한 권리를 행사하여 그 손해를 전보할 수 있는 점, ④ 원고가 주장하는 위와 같은 사정들로 인하여 통상사용권자들의 행위가 정당화될 수 있는 것은 아닌 점을 종합하면, 피고가 상표법 제119조 제1항 제2호에 따라 이 사건 등록상표의 취소를 주장하는 것이 권리남용에 해당한다고 할 수는 없다.
【판결의 의의】
구체적인 사정에 따라 상표사용으로 인한 신용 등이 상표권자가 아닌 사용권자에게 귀속될 수 있고, 그에 따라 사용한 상표도 대상상표가 될 수 있는 점, 상표법 제119조 제1항 제2호가 통상사용권자들의 부정경쟁의 목적을 추가로 요구한다고 보기 어려운 점을 구체적인 근거를 들어 판시하였음. 또한 상표권자의 관리․감독을 벗어난 사용권자의 상표사용이 아니라, 상표권자가 사용권자의 사용태양을 승인하였다고 평가할 수 있는 경우에도 상표법 제119조 제1항 제2호 단서가 적용될 여지가 있음을 전제로, 그 구체적인 판단기준을 제시한 사안
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